商標(biāo)使用許可合同管理

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商標(biāo)作為企業(yè)的一項重要無形資產(chǎn)，對企業(yè)的信用聲譽、市場競爭有重要影響。商標(biāo)所有權(quán)人享有對其注冊商標(biāo)進(jìn)行使用、收益和處分的權(quán)能。商標(biāo)權(quán)人把注冊商標(biāo)許可他人使用，已是商標(biāo)管理、商標(biāo)運用的一種有效的常見方式。商標(biāo)使用許可屬《商標(biāo)法》調(diào)整范疇，但商標(biāo)使用許可合同屬于合同的范疇，是一種特殊的商業(yè)合同，應(yīng)當(dāng)受《合同法》的調(diào)整。訛譹簽訂好一份完善的商標(biāo)使用許可合同，許可人和被許可人各自達(dá)到原本目的的前提，是雙方共贏的基礎(chǔ)。本文針對商標(biāo)使用許可合同中當(dāng)事人雙方易大意或疏忽的地方予以提請注意。

一、合同簽訂前當(dāng)事人雙方資質(zhì)的審查

（一）商標(biāo)許可人對被許可人的挑選

商標(biāo)是企業(yè)的重要無形資產(chǎn)，承載著企業(yè)的信譽。把自己企業(yè)的商標(biāo)許可給他人使用，商標(biāo)本所承載的企業(yè)聲譽等信用資質(zhì)就當(dāng)然地隨之許可給使用人了。因此，許可人在許可前必須對被許可人的情況作全面了解。首先，審查清楚被許可人的硬實力，即經(jīng)營規(guī)模、生產(chǎn)能力等。一方面，經(jīng)營規(guī)模、生產(chǎn)能力的大小與將來企業(yè)商品的市場占有度緊密相關(guān)，也決定了其使用自己商標(biāo)后可能給許可人帶來商標(biāo)增益的大?。涣硪环矫?，生產(chǎn)規(guī)模、經(jīng)營能力等因素也彰顯了被許可人商品的品質(zhì)，因為有一定市場份額的企業(yè)一般也必定是有著良好的商品品質(zhì)，才贏得了廣大消費者的青睞和信賴，所以，從這個角度看，企業(yè)規(guī)模也是被許可人商品質(zhì)量的一定反映。其次，核實清楚被許可人的經(jīng)營資質(zhì)、是否在工商局，以及管理理念甚至企業(yè)文化。商標(biāo)除了標(biāo)識商品來源、保證商品品質(zhì)的根本功能，在很大程度上也體現(xiàn)了企業(yè)文化和企業(yè)形象。如一家專門生產(chǎn)銷售各類時裝、追求標(biāo)新立異的時裝公司，如果把商標(biāo)許可給一家專營娛樂休閑服飾的企業(yè)，就可能顯得不合時宜，甚至?xí)旧虡?biāo)與許可人之間的關(guān)聯(lián)性。因此，盡量選擇在商品特點、經(jīng)營理念、企業(yè)文化與自己“志同道合”的企業(yè)作為合作伙伴，才是一個理性的許可人的最優(yōu)策略。最后，也是最重要的，許可人應(yīng)對被許可人的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行全面測試、考察。許可他人使用商標(biāo)意味著把商標(biāo)聲譽寄附于被許可人的市場活動及其提供的商品或服務(wù)上，同時也意味著應(yīng)對消費者提供對商標(biāo)品牌的信賴?yán)妫?，許可人必須審慎地考察被許可人的產(chǎn)品質(zhì)量資質(zhì)。在美國，商標(biāo)權(quán)人對被許可人生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量沒有盡到監(jiān)督管理的義務(wù)或是“裸許可”（nakedlicens-ing），甚至?xí)プ约旱纳虡?biāo)權(quán)，訛譺足以說明許可人對產(chǎn)品質(zhì)量控制的重要性，事實上，這既是對自己商標(biāo)的保護(hù)，也是對信賴其商標(biāo)的消費者利益的維護(hù)。

（二）商標(biāo)被許可使用人對許可人的資格審查

我國現(xiàn)行《商標(biāo)法》第43條第1款規(guī)定，“商標(biāo)注冊人可以通過簽訂商標(biāo)使用許可合同，許可他人使用其注冊商標(biāo)?！币罈l文本意，許可人應(yīng)當(dāng)是商標(biāo)注冊人，許可使用的商標(biāo)應(yīng)當(dāng)是注冊商標(biāo)。一方面，實踐當(dāng)中普遍存在一種情況，即商標(biāo)權(quán)人與合同簽訂人不一致。處于便利性等原因，商標(biāo)注冊申請經(jīng)常會由企業(yè)的實際控制人或主要負(fù)責(zé)人個人實施，但參與市場活動以及對外宣傳時使用的是企業(yè)整體的名義，將個人與企業(yè)混同。訛譻因此，為避免不必要的糾紛，許可人應(yīng)首先核實許可人的相關(guān)情況。另一方面，法律也并沒有禁止市場主體對未注冊商標(biāo)的使用許可，實踐中可能有些企業(yè)使用的是未注冊商標(biāo)，無論出于主觀惡意還是僅不主動告知被許可人，只要不違法而使許可合同成為無效合同或可變更可撤銷合同，而與被許可人簽訂許可合同，在當(dāng)事人雙方自愿的情況下，則該合同的法律效力也可以是有效的。在這種情況下，被許可人必須盡到應(yīng)注意的義務(wù)，如果有疏忽大意的過失，發(fā)現(xiàn)真實情況后再欲請求返還商標(biāo)許可使用費，就很難得到法律的支持了。訛譼另外，必要時或有條件時，應(yīng)當(dāng)調(diào)查被許可商標(biāo)的商標(biāo)權(quán)權(quán)屬狀態(tài)，比如是否有在先權(quán)利人、是否處于被侵權(quán)或混淆的狀態(tài)、是否有企業(yè)使用與該商標(biāo)相同的文字符號作為企業(yè)名稱等狀況。有些商標(biāo)雖然表面上看沒什么瑕疵，但可能已經(jīng)被人提出商標(biāo)爭議、撤銷申請或權(quán)屬訴訟，那么此時該商標(biāo)的權(quán)利就處于極不穩(wěn)定的狀態(tài)，被許可人此時更應(yīng)審慎考慮作出決策，是否還要開始這一許可合作。因為這種狀態(tài)下，商標(biāo)隨時可能發(fā)生權(quán)屬變更或被撤銷而不能使用。這些都將影響商標(biāo)使用許可合同的效力、存續(xù)和履行?？傊?，把商標(biāo)使用許可合同訂立前的準(zhǔn)備工作做好，才能最大程度規(guī)避將來可能發(fā)生的許可人與被許可人之間的糾紛，減少使用許可期間的后顧之憂。

二、商標(biāo)使用許可合同的要點內(nèi)容

（一）被許可使用的商標(biāo)有關(guān)基本事項

市場活動中，對于一家企業(yè)的商標(biāo)，消費者知悉或熟悉的一般只有一個，多則兩三個。但企業(yè)在商標(biāo)注冊申請上，實際上常常會在多種商品種類上申請注冊多個商標(biāo)，有些大型企業(yè)甚至?xí)暾埗噙_(dá)幾百個的商標(biāo)。我國《商標(biāo)法》第56條規(guī)定，“注冊商標(biāo)的專用權(quán)，以核準(zhǔn)注冊的商標(biāo)和核定使用的商品為限。”因此，商標(biāo)使用許可合同必須明確被許可使用的商標(biāo)本身，是文字還是圖形或是兩者兼有，必須明確被許可使用的商標(biāo)注冊號以及被核定使用的商品類目，同時，被許可人還應(yīng)根據(jù)自身需要確定需要的商標(biāo)及商品范圍。關(guān)于許可的期限，商標(biāo)專用權(quán)權(quán)利期限為10年，可以無限續(xù)展，但市場千變?nèi)f化，商標(biāo)的知名度、預(yù)期價值都會時常波動，以實踐來看，真正的商標(biāo)使用許可合同二至五年一簽比較普遍，這個年限范圍也是比較合適的，為合同雙方當(dāng)事人都留下了將來是續(xù)簽還是終止合同的余地和自由。關(guān)于許可使用的地區(qū)限定，雙方可以在充分考慮自身市場拓展規(guī)劃、營銷的便利程度等因素的基礎(chǔ)上，再行確定許可使用的地域范圍。

（二）商標(biāo)的使用許可方式

根據(jù)被許可人獲得的使用權(quán)利不同，商標(biāo)的使用許可方式大致分為普通許可、排他許可和獨占許可。這三種許可方式，都是許可人允許被許可人在約定的期限和地區(qū)內(nèi)在約定的商標(biāo)種類上使用該商標(biāo)，區(qū)別在于，普通許可為許可人保留了在該地區(qū)使用該商標(biāo)以及再授權(quán)給第三人使用該商標(biāo)的權(quán)利；排他許可僅為許可人保留了自己使用該商標(biāo)的權(quán)利，但不得另行許可第三人使用；而獨占許可則禁止許可人自己使用，并禁止許可人許可第三人使用。在商標(biāo)權(quán)利遭侵害時，普通許可的被許可人經(jīng)商標(biāo)注冊人明確授權(quán)，可以提起訴訟；排他許可的被許可人可以和商標(biāo)注冊人共同起訴；獨占許可的被許可人則完全可以以自己的名義起訴。譽訛前兩種方式比較常見，獨占許可在我國則較少采用。獨占許可不僅排除了第三人，也排除了許可人在約定的期間和約定的地區(qū)使用該商標(biāo)，這種強烈的排他性使用，不僅要求許可人完全讓與出自己在指定時間和地域內(nèi)使用自己商標(biāo)的權(quán)利，即它要求許可人在許可合同的范圍內(nèi)抑制競爭，從而使被許可人在此范圍內(nèi)對該商標(biāo)進(jìn)行完全排他性使用，也要求被許可人在使用過程中若遭遇商標(biāo)侵權(quán)行為，有獨立的訴訟能力。這種許可模式下，許可人應(yīng)根據(jù)自身經(jīng)營情況，充分核實被許可人的綜合資質(zhì)，審慎決定許可方式。同時，也可以根據(jù)選用的許可方式，在法律規(guī)定范圍內(nèi)自行約定遭侵權(quán)時的起訴主體。

（三）商標(biāo)許可費的數(shù)額和計算方法

商標(biāo)許可費用的金額和計算方式，是商標(biāo)使用許可合同許可方和被許可方利益博弈的過程。許可方無疑希望收取的許可費越多越好，被許可方無疑希望許可費越少越好。當(dāng)被許可方使用該商標(biāo)后的獲益情況很不確定時，許可人往往希望一次性收取全部使用費來保障自己在這場交易中的收入；若被許可方獲益較大，許可人則希望商標(biāo)的使用許可費用與被許可人的利潤額掛鉤。而被許可人則恰恰相反。訛譾關(guān)于許可費的計算，理論界一種學(xué)說認(rèn)為，對風(fēng)險的負(fù)擔(dān)是確定許可費率的基礎(chǔ)，營銷費用由許可方承擔(dān)則許可費率高，營銷費用由被許可方承擔(dān)則許可費率低；還有學(xué)者提出更為具體的量化公式，國際上通用的關(guān)于知識產(chǎn)權(quán)許可使用的費率的標(biāo)準(zhǔn)為許可的知識產(chǎn)權(quán)所帶來的營業(yè)收入的5%，那么對于商標(biāo)使用許可費率而言，即為經(jīng)許可使用該商標(biāo)可能帶來的經(jīng)營收入的5%。訛譿在我國法律沒有規(guī)定也沒有成熟的商業(yè)慣例時，可以借鑒這種計算方式，但需注意，經(jīng)使用被許可商標(biāo)后的營業(yè)收入在訂立合同時比較難確定，因此更可行的方式是雙方約定根據(jù)使用許可商標(biāo)后每年的收入或利潤額做依據(jù)，來約定一個比例或一個比例區(qū)間，以期更公平公正，更好地平衡雙方的利益和損失。

（四）許可期間商標(biāo)增值利益的分配

在現(xiàn)有法律框架下，對商標(biāo)使用許可中被許可人創(chuàng)造的商標(biāo)增值利益的分配并沒有明確規(guī)定。而近年來，商標(biāo)被許可使用后價值增加的現(xiàn)象愈來愈普遍，轟動全國的“王老吉”和“加多寶”商標(biāo)利益紛爭案更是引起了對這一問題的深入思考。判決結(jié)果也表明，商標(biāo)使用許可合同期滿后，若無特別約定，被許可人不能分享商標(biāo)增值部分的利益和商譽。訛讀因此，許可合同當(dāng)事人需要利用好法律賦予的“契約自由”的空間，在合同中明確約定許可使用期間商標(biāo)增值部分及其利益分配規(guī)則。在遵守合同約定和市場競爭的規(guī)則下，被許可人尤其要注意利用合同和事前約定全面保護(hù)自己的權(quán)利，可以在合同中約定，使用期滿后若商標(biāo)增值，被許可使用人應(yīng)當(dāng)獲得一定的利益，若商標(biāo)因被許可人經(jīng)營不善而貶值，則被許可人應(yīng)對商標(biāo)所有權(quán)人給與一定的補償。

（五）商標(biāo)使用許可的備案

我國《商標(biāo)法》第43條第3款規(guī)定，“許可他人使用其注冊商標(biāo)的，許可人應(yīng)當(dāng)將其商標(biāo)使用許可報商標(biāo)局備案，由商標(biāo)局公告。商標(biāo)使用許可未經(jīng)備案不得對抗善意第三人?！眰浒甘枪ど绦姓芾聿块T對商標(biāo)管理提出的具體要求，雖不是作為影響使用許可合同法律效力的法定條件，但對于善意的第三人而言，未經(jīng)備案的許可合同就不具有公信力，對其就沒有可信賴?yán)?。而且，修訂前的《商?biāo)法》此處規(guī)定的是“商標(biāo)使用許可合同應(yīng)當(dāng)報商標(biāo)局備案”，新修訂的《商標(biāo)法》在原法的基礎(chǔ)上進(jìn)一步明確了報備案的主體，即許可方。同時，備案對被許可人的利益是明顯的，因為備案后經(jīng)商標(biāo)局公告，社會公眾都能方便地查詢獲得相關(guān)信息。因此，被許可人應(yīng)當(dāng)在合同中明確約定許可人應(yīng)當(dāng)及時備案，若逾期未備案應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

（六）關(guān)于質(zhì)量控制條款

“裸許可”（nakedlicensing）雖然一般不會出現(xiàn)在大陸法系國家，但我國有著與之如出一轍的商標(biāo)許可商品質(zhì)量控制的相關(guān)法律規(guī)定?！渡虡?biāo)法》第43條第1款中“，許可人應(yīng)當(dāng)監(jiān)督被許可人使用其注冊商標(biāo)的商品質(zhì)量。被許可人應(yīng)當(dāng)保證使用該注冊商標(biāo)的商品質(zhì)量?！备鶕?jù)法條之意，對商品質(zhì)量的監(jiān)督和保證是一項義務(wù)，不能通過約定排除。相反，許可合同中應(yīng)盡量約定，許可人可以采取合理方式檢查、考察被許可人的生產(chǎn)品質(zhì)，被許可人的產(chǎn)品質(zhì)量若達(dá)不到既定標(biāo)準(zhǔn)，許可人有權(quán)終止許可合同，收回商標(biāo)使用權(quán)。必要時，可以約定具體的產(chǎn)品質(zhì)量控制手段，如將產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)作為附件、提供樣品、許可方可以定期或不定期派員巡查生產(chǎn)車間及生產(chǎn)設(shè)備等。

三、結(jié)語

商標(biāo)使用許可是商標(biāo)所有權(quán)人運用商標(biāo)獲得利益的重要方式，也是被許可人以較低成本、較便捷途徑獲取市場份額的重要手段，商標(biāo)使用許可是一種雙贏的戰(zhàn)略。但運用不當(dāng)，商標(biāo)使用許可也有可能得不償失，商標(biāo)許可人可能喪失苦心經(jīng)營若干年的商標(biāo)和信譽，被許可人也可能白白付出了使用費卻無法正常使用商標(biāo)。所以，但雙贏局面的前提是，雙方當(dāng)事人在訂立許可合同時應(yīng)慎之又慎，在法律的既有框架下，合理、明確地約定雙方的權(quán)利義務(wù)，將風(fēng)險降到最低，利益增加到最大。

作者：陳佳琪 單位：天津科技大學(xué)法政學(xué)院